代表弁護士ブログ

2017年9月 7日 木曜日

Independent contractor agreementにおける知財の保護

海外での事業を行う場合にも知的財産権の保護は重要になります。日本で事業を行っている範囲においては、御社の知的財産権が違法に利用される場合には、比較的簡単に違法行為の内容が特定され、これに対する差止め請求を行うことも可能となります。しかし、海外で事業を行う場合には、当然現地の言葉が利用されるわけですので、御社の知的財産権が侵害されていることを見つけられないことも多くあります。通常の雇用契約においても知的財産権についての考慮が必要となりますが、Independent Contractor Agreementを締結する場合においても、知的財産権の扱いについての配慮が必要となります。

知的財産権としては、一般的には、特許権、商標権、意匠権、著作権などがありますが、登録可能なこれらの権利に加え、トレードシークレット、ノウハウなどの保護も重要となります。登録可能な権利(例えば商標権)などについては、著名商標等一定の場合を除いて登録をしていないと保護されないことになります。特許権などを除いて一般的には先に登録した人が優先しますので、もし現地で事業を始めるのであれば、商標の登録などは最初に考えなければなりません。

私どもがこれまでに扱った事例でも、独立請負人やエージェント、販売代理店などが自らの名前で商標の登録を行っており、その後何年か立った後に、契約関係が終了する段階になって初めて、商標の登録が問題となるケースも多くあります。販売代理店契約の解除であれば、販売代理店から商標を移転する代わりに多額の金銭を要求される可能性もあります。同様に将来M&Aで会社の売却をしようとする場合であっても、商標登録が他人の名前でなされていることから、権利の移転に支障が生じているのではないかと問題となります。

中には、先に登録をすることで、将来金銭の要求ができるかもしれないと考える事業者もいますが、多くの事例では、最初から独立請負人やエージェントが悪意をもって商標の登録を自分の名前でするのではなく、最初は日本の会社が自らの名前で登録できない何がしかの事業があり、その後もそのまま登録が残っているというような場合ではないかと思われます。

Independent Contractor Agreementを作成する際において最も重要なのは、制作した著作物の著作権の帰属についてです。日本の会社としては、御社の商品やサービスをローカライズするために独立請負人に販促資料を作成してもらったり、取扱説明書などの作成を依頼することもあります。例えば、会社の従業員の場合には、このような職務に関して作成した著作物(work made for hire)については、職務上著作に該当し、著作権は会社にあると判断されます。従業員は会社から給料をもらい、労務の提供を行っているのですから、その過程で作成された著作権についても当然に会社に帰属するとの考えです。

これに対し、独立請負人(独立事業者)の場合、契約上の法律関係はありますが、法律上は独立した第三者ですので、職務上著作に関する著作権法の規定がそのまま適用になるわけではありません。従って、Independent Contractor Agreementのなかで、独立請負人(独立事業者)が作成した著作物については、著作権法に言うWork Productに該当し、その著作権は独立請負人(独立事業者)ではなく、会社(依頼者)に帰属するものであることを明確にしておく必要があります。

また、Work Productsはあくまで従業員による職務上著作に関するものですので、独立請負人の契約関係においてそのまま適用になるとは必ずしも言えません。そこで、万一職務上著作の概念に該当せず、会社(依頼者)に権利が帰属しないと判断される場合には、独立請負人(独立事業者)は、著作権に関する一切の権利を無償で会社(依頼者)に譲渡することや、ライセンスフィーの支払なしにいつでも無償で利用できることなどを定めておくことも重要になります。

知的財産権の中で著作権が特に重要となるのは、最近の業務はほとんどパソコンを利用して作業がなされているわけですから、その結果として作成されるソフトウェア上のソースコードが誰に帰属するかとして問題となるからです。

また、著作権については、著作者人格権についてのケアも必要となります。著作者人格権は、著作者に本質的に所属するもので、第三者に対して譲渡できないとの考えもあるからです。独立請負人(独立事業者)は著作者人格権を放棄し、このような権利を行使しないことを定めておく必要があります。

日本の国内においても、共同開発契約や、プログラムの制作にかかわる請負契約などにおいては、特許権や著作権の帰属に関する定めを規定することが多くあります。独立請負人は、毎日会社の仕事をすることを想定していますので、会社の従業員と同じように作業を行うこととなりますが、契約上は会社の外部の第三者ですので、その業務提供の過程で生じた知的所有権の扱いを定めておくことは必須と言えます。

通常の場合、Independent Contractor Agreementの目的から全ての知的財産権は会社(依頼者、委託者)に帰属するものであり、独立請負人(独立事業者)に権利は残らないと規定するのではないかと思います。当事者の関係からすれば、これは当然であると考えます。それに対し、日本国内における共同開発契約の発想に基づき、独立事業者が作成した創作物については、独立事業者に工業所有権が帰属し、会社が作成した創作物については、独立事業者に工業所有権が帰属するというような定めをおくと、後々問題が発生し、日本の会社としては非常に困った事態にいたることも考えられます。独立請負人契約(独立事業者契約)を作成する際にはこのような点についての注意も必要です。

上記の他、独立事業者はその業務の提供の過程において、第三者の知的所有権を侵害していないこと、第三者の知的所有権を侵害するような著作物を会社の敷地内に持ち込まないこと、第三者から知的所有権の侵害があるとのクレームがあった場合には、即時に会社に報告することなど、第三者との間の知的財産権についての紛争については、自らの費用で解決し、会社に対して損害を与えないことなどの一般的な条項については、独立請負人契約書においても定めておく必要があります。

知的財産権の保護については、一般的な内容を記載すると契約書の内容が極めて長くなってしまいます。そこで、当該事案に応じてどのような知的財産権が創作される可能性がありどのような知的財産権を保護しなければならないのかを定め、その知的財産権保護に特化した条項を入れるのが好ましいと考えられます。

投稿者 Kuribayashi Sogo Law Office

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